O que antes era extremamente burocrático, caro, demorado e incerto, agora é rápido, barato e seguro. O regime da cotitularidade foi oficialmente instaurado pela Resolução 245/2019.
Você já pensou em desenvolver um produto em parceria com outra marca? Essa prática tem se tornado cada vez mais comum: concorrentes se unindo para desenvolver um produto em maior escala, a fim de ganhar mais mercado.
Entretanto, há pouco tempo atrás, no Brasil, não era possível fazer uma marca com mais de um titular. Então, as empresas tinham que constituir um CNPJ no qual ambas as empresas seriam sócias, para só então conseguir fazer o registro da marca, em “cotitularidade”. Complexo, né?
Como tudo no Brasil, parecia que as coisas continuariam sendo extremamente burocráticas, mas hoje temos uma novidade que vai mudar a vida do empresário brasileiro! O Brasil adotou a possibilidade de uma marca ter mais de um dono em cotitularidade, conforme podemos extrair da Resolução nº 245/2019.
Através do presente artigo, explicaremos como funcionava o registro de marca e como passou a ser após a entrada em vigor da resolução nº 245/2019, que trouxe em seu escopo o regime da cotitularidade:
- O Registro da Marca
A marca é um bem pertencente à propriedade industrial, protegido mediante o seu registro ao passo que em muitos casos representa seu maior ativo financeiro, a exemplo da Amazon, Coca-cola e Nike, que apresentam seu patrimônio imaterial (marcas e patentes) valor econômico superior a totalidade de bens físicos da empresa.
Assim, a Lei define a marca como um “sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais” (Art. 122 da LPI). A principal finalidade do registro é distinguir o produto ou serviço dos demais concorrentes.
Assim, o proprietário da marca obtém diversos benefícios com o registro além da distinção, como: a) exclusividade de uso da marca; b) Evitar cópias ou uso indevido da marca; e c) A possibilidade de monetizar a sua marca (cessão de uso de marca, franquia etc).
A competência para o registro de Marca é assegurado ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão oficial que regulariza todas as fases procedimentais do registro. O pedido de registro pode ser realizado diretamente no site do INPI, de forma online.
- Cotitularidade antes da RESOLUÇÃO Nº 245/2019.
A legislação vigente não vedava à possibilidade da cotitularidade no registro de marca. Entretanto, o órgão responsável (INPI) entendia que não era possível uma mesma marca ter mais de um titular. Entretanto, antes do advento da resolução, alguns magistrados decidiram a favor da possibilidade do regime da cotitularidade.
Um dos casos mais emblemáticos nesse sentindo, é a ação declaratória movida pelos ex-integrantes da Banda Legião Urbana (Dado e Bonfá) em face da empresa Legião Urbana Produção Artística LTDA, ao qual fora concedido a cotitularidade do registro ao herdeiro de Renato Russo.
Os ex-integrantes, começaram a receber diversos convites para eventos e shows da Banda, mas a família do Renato Russo queria negociar todos os shows e alguns casos impedir o uso da respectiva marca. Em virtude do litigio, Dado e Bonfá entraram em 2013 com uma ação declaratória, que teve seu termino final (transitou em julgado) em 2015.
O Magistrado em sua decisão utilizou como fundamento a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial, explicando que “a marca poderá ser de titularidade de diversas pessoas físicas ou jurídicas, em regime de cotitularidade” e que a “legislação brasileira não coíbe o uso da marca por mais de um legitimado”.
O principal pedido feito pela banda foi acolhido pelo Juiz, ao passo que a empresa da família de Renato Russo não poderia mais impedir que os integrantes da Banda fizessem uso da marca no exercício de sua atividade profissional, sob pena de multa.
Essa decisão é emblemática e demonstra que já era possível haver a cotitularidade no Brasil e, sobretudo, em outros países. Contudo, conquistar esse título era extremamente burocrático, caro e demorado. Hoje, com a resolução 245/2019, isso mudou.
- Cotitularidade após a RESOLUÇÃO Nº 245/2019.
O Brasil aderiu ao sistema de Madrid para o Registro Internacional de Marcas, assim o INPI publicou a Resolução Nº 245/2019, que passou a possibilitar a vinculação de mais de um cotitular ou requerente à um mesmo processo de registro de marca, que será processada nos temos da resolução.
A resolução cumpre a principal finalidade que é regularizar o entendimento nos conformes do Tratado Internacional, bem como para atender a maior eficiência de processamento de pedidos de registro de marca.
Assim, além da possibilidade de registro de mais de um cotitular, é permitido a inclusão de requerentes em registro ou registros que já são existentes mediante a petição de transferência de titularidade, onde será possível transferir a titularidade parcialmente.
Os requerentes do registro de marca para adentrar no regime deverão exercer efetiva e licitamente atividade relativa as classes dos produtos ou serviços reivindicados, o que é natural, visto que esse requisito já é estabelecido na Lei, o que não poderia ser diferente para os cotitulares.
É importante destacar que o INPI não irá anotar percentuais de titularidade do registro, ou seja, todos os cotitulares apresentam a mesma parcela de direitos sobre a marca. Por isso, todos os cotitulares, em poucas exceções, deverão praticar conjuntamente seus atos perante o INPI.
Nesse sentindo, é mais do que importante a orientação jurídica, visto que será necessário uma expressa e clara previsão contratual, com o intuito de estabelecer o uso do registro da marca, bem como prevenir disputas ou caso essas ocorram, deverão estar previstos mecanismos para a resolução do conflito.
Por fim, é importante buscar informações sobre esse processo para encaminhar o pedido corretamente e não enfrentar contratempos que podem alongar o prazo.
O Regime da Cotitularidade é um instituto novo, ao passo que ressaltamos, a importância de investir em um profissional.
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